26 июля 2019 года Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в Гражданский Кодекс РФ (ГК РФ) нового коллективного средства индивидуализации – географическое указание. Оно должно идентифицировать место производства товара наряду с уже существующим наименованием места происхождения товара (НМПТ).
Согласно новому закону, который вступит в силу через год после его официального опубликования, то есть 26 июля 2020 года, для регистрации географического указания потребуется предоставить документы, подтверждающие производство товара определённого качества, которое определяется географией происхождения. В отличие от НМПТ, в этом случае достаточно, чтобы на территории географического объекта осуществлялась хотя бы одна из стадий производства товара. А главное, для регистрации не требуется получение заключения уполномоченного органа исполнительной власти. Такое заключение остается обязательным для регистрации и продления НМПТ, что и препятствовало развитию региональных брендов.
Для потребителей географические указания, как и НМПТ, должны стать достоверными индикаторами качества товара, обусловленного местом и техникой его производства, а не брендом конкретного производителя. В отличие от товарных знаков и фирменных наименований, коллективные средства индивидуализации должны стимулировать конкуренцию и препятствовать монополизации рынка. Поэтому для разграничения НМПТ и товарных знаков законом прямо предусмотрено (п. 7 ст. 1483 ГК РФ), что в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с зарегистрированным НМПТ.
Единственное исключение – это предоставление возможности правообладателю НМПТ включить его в качестве неохраняемого элемента в свой товарный знак. Благодаря этому исключению владелец НМПТ вправе индивидуализировать свои товары среди товаров других правообладателей НМПТ. Кроме этого, такое включение в товарный знак обеспечивает дополнительную защиту товара от контрафакта.
Однако, действующее законодательство не устанавливает последствий для такого товарного знака, если уже после его регистрации с включенным НМПТ, его правообладатель утратит право на НМПТ. Именно к такому выводу пришел Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дело № А63-14419/2018.
В указанном деле рассматривается спор АО «Кавминкурортресурсы» (обладатель свидетельства на НМПТ «НАРЗАН») и АО «Нарзан» (правообладатель товарного знака с неохраняемым элементом «НАРЗАН») о запрете использования НМПТ «НАРЗАН».
Фабула дела
АО «Нарзан» в 1995 году получило свидетельство на НМПТ «НАРЗАН» № 15/1. На основании этого свидетельства, руководствуясь п. 7 ст. 1483 ГК РФ, Роспатент зарегистрировал на имя АО «Нарзан» товарный знак № 452165:
Действие свидетельства на НМПТ «НАРЗАН» № 15/1 истекло 10.10.2015.
АО «Нарзан» не смогло продлить срок действия свидетельства на НМПТ, в связи с чем попыталось оспорить само НМПТ «НАРЗАН». По результатам рассмотрения дела № СИП-784/2016, благодаря возвращению дела на новое рассмотрение Верховным судом Российской Федерации, правовая охрана НМПТ «НАРЗАН» и выданные свидетельства были оставлены в силе.
Несмотря на прекращение свидетельства № 15/1, АО «Нарзан» фактически продолжило использовать НМПТ «НАРЗАН», но уже в качестве неохраняемого элемента в составе товарного знака № 452165:
Такое использование обозначения «НАРЗАН» в деле № А63-14419/2018 суды посчитали правомерным. В результате, АО «Кавминкурортресурсы» было отказано в удовлетворении заявленных требований, на том основании, что АО «Нарзан» использует на этикетках продукции товарный знак № 452165, а не НМПТ «НАРЗАН».
Но следует учитывать, что в п. 3 ст. 1519 ГК РФ прямо установлен запрет на использование зарегистрированного НМПТ лицами, не имеющими соответствующего свидетельства.
Использование в составе товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с НМПТ, должно признаваться самостоятельным способом использования НМПТ.
Тогда, при наличии исключительного права на НМПТ у правообладателя товарного знака, использование НМПТ в составе такого товарного знака является правомерным использованием НМПТ.
В случае же, если правообладатель товарного знака продолжает использовать НМПТ после прекращения исключительного права на НМПТ, такое использование НМПТ в составе товарного знака, согласно ст. 1519 ГК РФ, следует признавать нарушением прав третьих лиц, правообладателей исключительного права на НМПТ.
АО «Кавминкурортресурсы» обратилось с кассационной жалобой по делу № А63-14419/2018 в Верховный суд. Определение о передаче жалобы на рассмотрение экономической коллегии ВС или об отказе в такой передаче будет вынесено до 19.08.2019.
К сожалению, принятые нововведения о географических указаниях не устранили законодательные пробелы в сфере регулирования НМПТ. Поэтому, формируемая сегодня судебная практика о защите прав на НМПТ, окажет прямое влияние и на географические указания.
Это прецедентное дело. Мы надеемся, что Верховный Суд своим актом заполнит пробел в правовом регулировании, сделав выбор между двумя возможными подходами для разрешения следующей ситуации:
Только защита исключительного права на НМПТ позволит достичь цели существования коллективных средств индивидуализации – дать потребителю надежный индикатор качества товара вне зависимости от бренда конкретного производителя. Тогда появится заинтересованность производителей развивать региональные бренды в виде НМПТ и географических указаний.
Если такое использование НМПТ не признать нарушением, то любое лицо, зарегистрировавшее товарный знак с неохраняемым элементом в его составе (будь то НМПТ или географическое указание), впоследствии может бесконечно продлять правовую охрану товарного знака. При этом заботиться о действии свидетельства на НМПТ или географическое указание, то есть подтверждать качество товара, будет уже необязательно. Тогда производители будут заинтересованы в узнаваемости только своего товарного знака, а региональные бренды не получат должного развития.
Юридическая Фирма Eversheds Sutherland
Екатерина Тиллинг, адвокат, партнер и руководитель российской практики интеллектуальной собственности
Алексей Дарков, старший юрист, практика интеллектуальной собственности